海外外觀設計申請與答復策略之實務篇

發布時間: 2021-09-01

隨著知識產權保護意識的不斷增強,越來越多的中國企業開始重視國外的知識產權保護,近年來,我國企業的海外外觀設計專利申請量激增,下面筆者就海外外觀設計代理實務中不同國家申請外觀設計以及中間答復的策略進行簡單的舉例總結,以期能夠提供參考。


一、申請途徑

巴黎公約途徑

巴黎公約是由多個國家組成的國際組織,根據巴黎公約進行國外專利申請的專利類型可以包括發明、實用新型和外觀設計。其中,外觀設計自在中國第一次提出專利申請的六個月內,又在國外就相同主題提出專利申請的,可以在國外申請專利并享有優先權。

海牙途徑

海牙途徑是依據《海牙協定》而向海外申請外觀設計?!逗Q绤f定》是關于提交一項外觀設計國際申請以在多國獲得保護的國際協定。

將申請文本以海牙途徑遞交至國際局,申請人可以指定需要進入的國家(海牙協定的成員國),國際局僅對該國際申請的外觀設計進行形式審查,若符合要求,就在國際注冊簿上予以登記,并在《國際外觀設計公報》上公布,之后,指定進入的國家的主管局根據本國的立法規定對該外觀設計進行實質審查。

相對于巴黎公約途徑,海牙途徑有許多優勢,例如,外觀設計申請人可以只向國際局以一種語言提交一個單獨的國際申請,再指定進入國家即可,無需在其要求保護的每個指定國單獨提交國家申請,避免由于國與國之間申請程序不同而帶來的復雜性,同時也不必以不同的語言提交文本,也不需要以不同的貨幣支付相關費用;此外,通過一個國際注冊,就可以在多個國家產生效力,例如,通過一個程序,進行所有權、權利人名稱或地址的變更,就可以在國際注冊簿上登記,并在全部或部分指定國生效,而無需去每個指定國注冊。

另外,海牙體系有延遲公布的規定,即自申請日(優先權日)起30個月內公布,公布后再選擇指定國或地區,為申請人提供了更多時間衡量該產品的前景,從而做出是否進入國家的決定。

原則上,以海牙途徑申請外觀需要申請人為《海牙協定》的成員國,而中國尚未成為成員國,但是中國企業或個人若在締約方有有效的工商營業所或經常居所,則可以以海牙途徑進行國際申請。隨著最新《專利法》在2021年6月1日起實施,為中國加入《海牙協定》創造了條件。

綜上,申請人可以根據自身條件考慮以哪種途徑申請海外外觀。


二、操作實務

不同國家申請文件的注意事項

根據筆者的經驗,筆者從實務角度,簡單總結一些向不同國家申請外觀設計時需要注意的事項,以供參考。


(1)美國(US)

美國對于圖片的清晰度要求較高,最好是黑白線條圖,而且在準備申請文件時,盡量讓申請人提供CAD圖,必要時,需要在圖中添加陰影線。當然,也可以提供渲染圖,但是渲染圖一定要保證十分清晰。美國對于圖片的數量沒有要求。另外,美國允許修改申請文件,使其與優先權文件不一致,但是該修改盡量不要超出優先權文件的保護范圍,否則修改后的部分可能要求不到優先權,因此,盡量做簡單的修改,例如,某個線條不清晰,或者出現明顯的錯誤,該錯誤通過其他圖能夠印證,總之,以改動最小的方式修改,盡量要求到優先權。

另外,若希望不保護(disclaim)產品中的某個構件或者部分,可以對該構件或部分用虛線標出,或者色塊填充。

(2)歐共體(EM)

EM對圖片的數量有要求,不能超過七幅,否則會下發補正。若超過七幅,申請人可以考慮刪除或disclaim相應數量的圖。該刪除或disclaim的圖最好是與其他圖對稱,或者并非包含主要的保護元素。

另外,需要注意的是,若圖片中出現了狀態變化圖,向EM申請外觀設計,該狀態變化圖必須申請相似設計,即一份申請文件中不能出現兩種狀態的產品。EM申請文件也可以簡單修改,此處不再贅述。(3)印度(IN)

向印度申請外觀設計時,不能出現變化狀態圖,否則會被認為不是一個設計,而且印度后期沒有分案,所以需要刪除狀態變化圖,或者在前期準備申請文件時,可以以多個設計申請。

(4)馬來西亞(MY)

向馬來西亞申請外觀設計時,也不能出現變化狀態圖,但是其后續可以分案申請。

5)日本(JP日本要求申請文件與優先權文件的保護范圍一致。因此,在準備申請文件時,若發現申請文件中有瑕疵需要更正,建議遞交時仍與優先權文件保持一致,并且待審查程序指出再修改。由于篇幅限制,僅簡單總結如上,無論各個國家的要求如何,唯一不變的都是在前期申請時,盡量保證圖片的清晰與正確,以盡量避免在后續程序中采取一定措施來克服缺陷,導致授權時間的延長。


2中間文件答復

以下列舉兩個筆者認為比較有的美國外觀設計的中間文件答復,供參考。

案例一:美國外觀縮限通知答復——涉及組件產品

本案涉及10個實施例,審查員將其分為10組,并希望在10組中選擇一組進行縮限。

具體請參考如下表格:


即實施例1-6保護了六個不同的磁芯的整體結構的外觀,實施例7-10分別為實施例1-6中的磁芯中的某個構件的五個正投影視圖。


舉例來說,Group 3 (Fig. 3)中保護的是一個磁芯的整體結構,該磁芯由第一構件1和第二構件2組合而成,而Group 7(Figs. 7-11)保護的是第一構件1的五個正投影視圖,Group 10(Figs. 21-25)保護的是第二構件2的五個正投影視圖。


通過分析,我們認為,Group 3、Group 7和 Group10可以作為一個組件產品進行保護,而審查員認為Group 3、Group 7和 Group10均為單獨的產品,只能選擇一組,我們不能十分認同審查員的分組。

我們的答復策略是:?(1)明確選擇Group 3。?(2)陳述Group 7、Group 10為Group 3的構件,三個組實為一個組件產品。?(3)退一步講,Group 7、Group 10可以作為參考圖保留在申請文件中,使Group 3更加清晰。做出上述答復策略的理由是,由于縮限通知必須做出選擇,因此,先明確告知審查員我們的選擇,之后再意見陳述,表達自己的觀點,若審查員接受,我們可以重新選擇,若審查員不接受,也不會影響我們做出的選擇,避免不選擇而產生其他問題,延長審查期限以及增加費用。

在遞交該答復后,審查員接受了我們的意見陳述,下發了第二次縮限通知書,此次,其將第一次縮限通知的Group 

3、Group 7和Group 10劃分到一個組,并聲明撤銷第一次縮限通知,因此,我們直接選擇了包含磁芯、第一構件和第二構件的該組。


通過上述案例可以給出我們啟示,縮限通知必然是要選擇的,但是如果我們認為審查員給出的選擇項有瑕疵或不合理,可以附帶意見陳述。雖然在很多實務中,審查員一般不會考慮縮限中的意見陳述,但是我們仍然可以堅持一試,就本案來說,因為在意見陳述中表達了我們的觀點,審查員也認為這樣更加妥當,因此,在第二次縮限后,我們可以更加全面、真實地保護一個產品,這對申請人是有利的。


另外,對于其他組的磁芯,可以建議申請人在授權之前選擇分案。

圖片圖片

案例二:美國外觀審查意見答復

本案涉及一種智能搬運機器人,在前期的申請文件中,圖片均采用了渲染圖。

審查員下發了Non-Final OA,在審查意見中指出:圖5的表面構造不清楚,圖6的底部不清楚,具體為其深度以及空間位置關系不清楚。請參考下圖:



為了克服上述缺陷,可以采取的答復策略為:?(1)提供清晰的黑白線條圖;或

?(2)刪除或disclaim不清晰的圖片。

由于申請人底稿已經丟失,難以提供完全一致的黑白線條圖,為了避免修改超范圍,采取策略(2),同時由于圖5的特征可以在其他圖片中體現,且圖6為仰視圖,未涉及本案的主要保護元素,可以刪除,因此,決定將圖5和圖6刪除。

如此答復之后,審查員之后下發了Final-OA,認為,將圖5刪除后,原圖7和圖8的深度以及空間位置不清楚,即,如果將圖5完全刪除,則會影響到其他圖。

? 答復策略:

將原圖5恢復,并調整圖片的對比度,盡量使圖片清晰,并將不清晰的部位用虛線示出,表示對該部分disclaim,修改后的附圖5如下:

需注意,disclaim的部分要求不會影響到其他圖片的表達,就如同在NFOA中,我們刪除了圖5,卻影響了圖7和8。


總結:美國外觀對附圖的清晰度要求較高,一般采用黑白線條圖,如有可能,需要加陰影線,也可以采用渲染圖,但是對渲染圖的清晰度要求非常高。通過上述案例可知,對于不能清晰展示的部分,需要disclaim或刪除該不清晰的圖片,并且需要注意是否影響其他圖的清楚表達。因此,這就啟示我們,在前期申請時,一定要注意圖片的清晰度,以避免本案OA中出現的情況。同時列出本案的答復過程,也為如何應對該類OA提供一些答復思路。



三、結語

通過上述實務舉例可知,無論是向哪個國家申請外觀設計,都需要嚴格把關申請文件的源頭,首先將圖片不能清楚表達、具有瑕疵等基礎的缺陷扼殺在搖籃里。這樣,當申請多個同族案時,能夠避免后續多個國家指出同一基礎缺陷而造成的延長審查期限以及增加費用的問題。之后,在圖片符合基本要求的情況下,考慮到不同國家的不同要求,以及程序的化繁為簡、費用節省等方面,根據進入的不同的國家的具體要求再進行適當的調整。因此,看似一個簡單的外觀設計申請,實則需要我們多方考慮,以能夠采用更加專業的申請策略來全面地保護產品,同時也是對我們綜合能力的鍛煉。

返回上一頁