淺談日本抵觸申請的認定

發布時間: 2021-09-16

作者:陳 曦 專利代理師

關于日本抵觸申請

在日本,存在類似于我國抵觸申請的規定,稱為擴大化的在先申請(以下,為方便起見統稱為“抵觸申請”),與我國一樣,日本實務中所認定的抵觸申請會影響在后申請的新穎性,但不會影響創造性。

而關于抵觸申請,對其的認定與我國的規定有相似之處,但也存在一定差異。

在日本的審查實務中,在認定一件在先申請是否構成為在后申請的抵觸申請時,該在先申請與在后申請須滿足以下要件:

? 1)關于申請人、發明人:在先申請的發明人須與在后申請的發明人不同(發明人為申請書中所記載的全體發明人);而且,以在后申請遞交時為基準時間點,在先申請的申請人須與在后申請的申請人不同。

? 2)申請在先且公開在后:在先申請的申請日應早于在后申請的申請日(有優先權的,都為優先權日),且在先申請的公布或公告為在后申請遞交之后(以時刻為單位)。

關于在先申請的申請日,存在以下幾種情況:(1)如果在先申請沒有優先權,以實際申請日為準;(2)如果在先申請要求了《巴黎公約》優先權或國內優先權,對于優先權基礎申請中有所記載的發明,以優先權日為準;(3)如果在先申請為分案申請、變更申請、基于實用新型注冊提出的專利申請,以實際申請日為準;(4)如果在先申請是一件指定了日本的PCT國際申請且要求了優先權,以優先權日為準,若沒有要求優先權,以國際申請日為準。

? 3)在后申請權利要求的發明與在先申請的最早說明書、權利要求書或附圖中記載的發明或實用新型相同或實質相同。對于在先申請的最早說明書等中記載的發明,根據該說明書等中記載的事項、并參考在先申請的申請時的技術常識所能夠導出的事項,也能夠作為抵觸申請的基礎。

上述1)、2)為抵觸申請的形式要件,上述3)為抵觸申請的實質要件。

具體案例

在實務中,抵觸申請的問題沒有新穎性、創造性、甚至明確性等問題那樣常見,也容易被忽視。即便作為專利審查員,在認定抵觸申請時也有可能出現失誤或不當。

例如,筆者在實務中就遇到過下面的案件。本申請是我國申請人L遞交的一件日本專利申請。

在實審階段,日本審查員在審查意見通知書中引用了在先申請A,將其認定為本申請的抵觸申請,并且指出該在先申請A中已公開了本申請權利要求1中具體的化合物13。

關于在先申請A的狀態
筆者閱讀審查意見通知書后,首先核查了本申請與在先申請A的申請日、優先權日等信息,總結如下表所示:

1


如上所示,本申請具有三項優先權基礎申請,其中,第三項優先權基礎申請的申請日為2019年08月19日,而且,本申請與該優先權基礎申請的權利要求書、說明書及附圖內容一致,因此,本申請至少能夠有效享有該優先權。

所示,本申請與在先A都有優先權日,在此情況下,在先申請A的優先權日在本申請的優先權日之前、且在先申請A的公開日在本申請的優先權日之后,滿足上述“申請在先、公開在后”的條件。

然而,在研究了該在先申請A的內容之后發現,其是一件以韓語提交的PCT國際申請,并基于另一件韓國專利申請B要求優先權。在審查員做出審查意見通知書的時間點,該在先申請A已進入中國,但未進入日本。

根據日本專利法第184條之13的規定,對于以外文形式提交的PCT國際申請,無論是以專利申請的形式還是以實用新型申請的形式進入日本國家階段,只有在提交了其說明書與權利要求書的日語譯文后, 才能作為另一件專利申請的抵觸申請。于是,關于上述在先申請A是否確實能夠構成本申請的抵觸申請,就成了一個問題。經與本案審查員確認后獲知,審查員在審查時并沒有確認到在先申請A的申請人是否已提交相應的日譯文。鑒于此,是否能夠基于上述日本專利法的規定,以在先申請A不能構成本申請的抵觸申請為理由反駁審查員?對于這一點,日本審查員又指出:由于在先申請A的日譯文提交期限還未到,不能判定其申請人最終是否提交,因此,不能認定在先申請A不能構成本申請的抵觸申請。事實上,日本審查員于在先申請A的狀態尚未確定的階段做出上述審查意見也不盡合理,但沒有十足的反駁理由。

日本代理人給出以下建議:等待至在先申請A的日譯文提交期限,如果期限截止時仍未提交在先申請A的日譯文,則上述審查意見自然不成立。

關于化合物發明的優先權問題

在進一步研究申請文件的內容后發現:關于在先申請A所公開的本申請權利要求1中的具體化合物,在先申請A的優先權基礎申請B雖然記載了該化合物,但沒有具體記載制備該化合物的相關實施例以及所能實現的技術效果。關于抵觸申請的認定,日本的《專利及實用新型審查基準》第III部分中記載了以下內容:

34.2審查員基于滿足21)的形式要件(即抵觸申請的上述形式要件)的其他申請的原始說明書等來認定‘引用發明(滿足抵觸申請的形式要件的其他申請的原始說明書等所記載的發明)’。審查員基于‘第2章第3新穎性、創造性的審查方式’第3.1.11)中對出版物所記載的發明的認定,來認定原始說明書等所記載的發明(將3.1.11)中的“出版物”替換為“原始說明書等”、將“本申請的申請時”替換為“其他申請的申請時”)。‘第233.1.11即使是本領域技術人員能夠基于原始說明書所記載的事項以及與其等同的事項能夠把握的發明,在下述情況下也不能將該原始說明書所記載的發明作為引用發明:關于產品發明,基于原始說明書等的記載內容以及其他申請的申請時的技術常識,本領域技術人員無法明確能否制備出上述產品?!?/span>

在本案中,由于在先申請A的優先權基礎申請B中沒有具體記載上述化合物的制備實施例及技術效果,本領域技術人員基于該優先權基礎申請B無法制備出化合物,即,該優先權基礎申請B相當于沒有記載上述化合物發明。因此,審查員指出的在先申請A所記載的上述化合物13不能享有優先權B,從而使在先申請A的上述化合物發明的實際申請日為在先申請A的國際申請日,而非優先權日。由于在先申請A的國際申請日為20190904日,在本申請的申請日之后,因此,在先申請A不能構成本申請的抵觸申請。申請人最后以該理由進行了爭辯,本申請已順利授權。

小結

在本案中,審查員對于抵觸申請的認定出現了錯誤。無論是在我國還是在日本,抵觸申請的概念看似簡單,然而實際上還有可能涉及其他問題,比如本案中的上述化合物是否能有效享有優先權的問題。在實務中,在審查員引用了抵觸申請的情況下,應該重新對在先申請、在后申請、以及可能存在的優先權文件的內容進行仔細的分析和比對,避免因為對抵觸文件的錯誤認定而影響申請人的利益。

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