結合相關案例看職務發明創造在司法實踐中的認定標準

發布時間: 2021-09-16

作者:陳喜紅博士 律師、專利工程師

前 言

根據《專利法》第六條規定,職務發明創造為“執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”,同時規定 “職務發明創造申請專利的權利屬于該單位”。發明創造是復雜的智力勞動,除需要研發人員的智力投入外,也離不開必要的資金和技術等資源的投入或支持。2015年我國國內發明專利授權中職務發明占90.7%,2019職務發明占95.4%,呈現上升趨勢,因此,在涉及職務發明創造的認定時,既要維護單位對確屬職務發明創造的科學技術成果享有的合法權利,同時,一定程度上還要鼓勵和支持發明人的創造積極性。

關于職務發明創造的認定,我國《專利法實施細則》第十二條對《專利法》第六條進行了進一步的解釋,其規定:“專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造,是指:
(一)在本職工作中作出的發明創造;
(二)履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造;
(三)退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。
專利法第六條所稱本單位,包括臨時工作單位;專利法第六條所稱本單位的物質技術條件,是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等?!?/span>

針對《專利法》第六條和《專利法實施細則》第十二條的相關規定,筆者檢索了最高人民法院涉及職務發明的專利權權屬糾紛案例,在此基礎上對職務發明創造在實務中的判定標準展開討論。

一、發明人與單位之間存在勞動關系或者與臨時工作單位之間存在工作關系是認定職務發明創造的前提
在檢索到的案例中,可以通過發明人與單位簽訂的勞動合同認定是否存在勞動關系,在未簽訂勞動合同的情形下,認定標準基本與勞社部發[2005]12號文件中發生勞動爭議時確定用人單位與勞動者雙方勞動關系相同,具體在認定雙方存在勞動關系時可參照下列憑證:

(一)工資支付憑證或記錄(職工工資發放花名冊)、繳納各項社會保險費的記錄;

(二)用人單位向勞動者發放的“工作證”、“服務證”等能夠證明身份的證件;

(三)勞動者填寫的用人單位招工招聘“登記表”、“報名表”等招用記錄;

(四)考勤記錄;

(五)其他勞動者的證言等。

【(2020)最高法知民終1258號】

在最高人民法院審理的無錫樂爾科技有限公司、白建民與江蘇多維科技有限公司專利權權屬糾紛案【(2020)最高法知民終1258號】中,江蘇多維科技有限公司一審中提供了發明人白建民的社保記錄、納稅記錄以及郵件等一系列證據佐證白建民為其員工,一審法院認為根據上述多個證據之間的相互印證,足以證明白建民實際履職于多維公司,與多維公司間形成了事實上的勞動關系。

【(2020)最高法知民終422號】

需指出的是,在一些案件中,如最高人民法院審理的常州誠磊精密機械有限公司、常州市遠程電子自控設備有限公司專利權權屬糾紛案【(2020)最高法知民終422號】中,法院認為連續繳納社保的記錄,雖不排除掛靠社保的可能性,但在未能提供證據予以佐證的情況下足以證明雙方存在勞動關系。1258號案的二審中,白建民方提供郵件證明多維公司給白建民繳納社保是基于申報項目的需求;同時,二審法院查明,白建民與多維公司之間的工作關系存在雙重約定。一是白建民系蘭州大學與多維公司簽訂《技術開發(委托)合同》中的聯系人,該合同所確定的白建民與多維公司之間工作關系,不屬于職務發明制度的調整范圍;二是多維公司與乙方白建民簽訂《咨詢服務合同》,其中的約定也不足以認定白建民與多維公司之間存在職務發明意義上的勞動關系或者臨時工作關系。

最高人民法院在1258案中指出:判斷發明人與單位之間是否存在職務發明所要求的勞動關系或者臨時工作關系的關鍵,在于單位對發明人的創造性勞動是否已取得支配權:如果單位與發明人之間的關系,僅僅是一般的合作關系,發明人并未讓渡對自己的勞動支配權,則沒有理由將該不屬于單位支配的勞動所創造出的技術成果,歸屬于該單位。第二,個人與用人單位系平等的民事主體,在不涉及國家、社會公共利益的情況下,雙方之間形成何種關系應遵循意思自治原則。因此,判斷發明人與單位之間工作關系的性質,應當約定優先,在沒有約定的情況下,才需要根據雙方所實施的實際行為和結果進行綜合判斷。

二、與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造的認定圖片

《專利法實施細則》第十二條第一款的第一項和第三項均體現了職務發明創造的創造過程受本單位任務的約束,帶有一定的被動性,體現的是單位與發明人兩方面的意志;而非職務發明創造的創造過程不受本單位的約束,本單位的意志(任務)并沒有體現在發明人的創造過程中。
判斷是否屬于執行本單位的任務所完成的職務發明創造,不僅要考慮發明人工作崗位、還要考慮發明人的工作職責、工作內容及與涉案專利技術方案的關系等情況進行綜合判斷,具體可以有如下因素:

(一)員工在單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內容,包括工作職責、權限,能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關的技術信息等;

(二)涉案專利的具體情況,包括其技術領域,解決的技術問題,發明目的和技術效果,權利要求限定的保護范圍,涉案專利相對于現有技術的“實質性特點”等,以及涉案專利與本職工作或原單位分配任務的相互關系;

(三)單位是否開展了與涉案專利有關的技術研發活動,或者是否對有關技術具有合法的來源;

對應《專利法實施細則》第十二條的第三款的退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的發明創造,則可能還要考慮:

(四)權利人、發明人能否對于涉案專利的研發過程或者技術來源作出合理解釋,相關因素包括涉案專利技術方案的復雜程度,需要的研發投入,以及權利人、發明人是否具有相應的知識、經驗、技能或物質技術條件,是否有證據證明其開展了有關研發活動等。

【(2019)最高法知民終799號】

最高人民法院審理的廣州萬孚生物技術股份有限公司、楊斌、賴遠強與深圳市理邦精密儀器股份有限公司、王繼華專利申請權權屬糾紛案【(2019)最高法知民終799號】中,楊斌、賴遠強在原單位離職一年內申請發明人為楊斌、賴遠強,專利人為新單位的專利,同時,在專利申請過程中變更發明人。一審法院指出發明人是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人,綜合提交的證據,認為最初在申請專利文件上記錄的發明人楊斌、賴遠強是實際發明人更可信。需要說明的是,法院同時指出,專利申請權中職務發明創造的認定,只要是離職一年之內作出的與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造即可認定為職務發明創造,而無需兩者技術特征一一對應、等同或由于被訴專利申請具有創新性而否定了相關性標準,即主要是判斷涉案發明創造是否與賴遠強、楊斌在原單位處從事的本職工作、工作任務有關,而不是要求涉案發明創造的技術特征必須與賴遠強、楊斌在原單位處任職期間從事的工作內容完全相同或由于涉案發明創造具有創新性而否定了相關性標準。即認為要充分考慮技術研發具有的連續性特點,員工離職后利用其在原單位工作期間產生的研發構思進行后續發明創造仍屬于原單位。

【(2020)最高法知民終1335號】

最高人民法院審理的大連東鼎工業設備有限公司維翰大連工業設備有限公司專利權權屬糾紛案【(2020)最高法知民終1335號】中,法院主要從員工在原單位承擔的工作出發,認為三位發明人在原單位的工作崗位分別為行政、采購和銷售人員,在實際工作中也從事行政、采購和銷售工作,涉案專利的作出與發明人在原單位承擔的本職工作及分配的任務無關。另一發明人雖然屬于工程師,但原單位并未提交其在公司的工作職責及實際從事技術研發工作的書面證據,雙方無保密協議,也沒有關于其參與技術研發的立項報告、研發記錄、結題報告,原單位在先專利的發明人也不包括李長旭。需要指出的是,法院指出了不是“相關的發明創造”的認定,即認為涉案發明人在原單位從事的到客戶單位安裝樣機并監控數據是非創造性的工作,不能因為上述非創造性的工作而認為其在原單位從事技術研發工作。

另外值得注意的是,最高人民法院在【(2019)最高法知民終799號】案中明確指出:員工離開原單位1年內作出的、與原單位本職工作或者分配任務有關的發明創造,是原單位的職務發明創造,專利申請權、專利權屬于原單位;即便該發明創造也與該員工在新單位的本職工作或者分配任務有關,新單位亦不能當然因此對該發明創造享有權利。筆者認為,從最高人民法院的判決書來看,其對于《專利法實施細則》第十二條第一款第三項規定的“有關的發明創造”解釋還是比較寬泛的,這一點體現了立法保證原單位的合法利益的傾向,而支持人員正常流動,保障勞動者的擇業權則體現在1年這個時間限制。
三、利用本單位的物質技術條件的認定圖片

筆者認為在實務中,在發明創造不能認定為執行與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造的情況下,才判斷該發明創造是否利用了本單位的物質技術條件。

【(2019)最高法民申6342號】

最高人民法院再審的李堅毅、深圳市遠程智能設備有限公司與深圳市衛邦科技有限公司專利權權屬糾紛案【(2019)最高法民申6342號】中,涉案專利發明人認為其在原單位僅僅是進行研發管理,沒有參與涉案專利相關的研發工作,最高人民法院認為涉案專利發明人在原單位任職期間承擔的本職工作或分配的任務,其能夠直接接觸、控制、獲取原單位內部與涉案專利技術研發密切相關的技術信息,且這些信息并非本領域普通的知識、經驗或技能。但法院并沒有明確使用“利用本單位的物質技術條件”這一條款將其認定為職務發明,而是以涉案專利發明人能夠直接利用原單位內部的與涉案專利技術研發密切相關的技術信息認為其在原單位承擔的本職工作或分配的任務與涉案專利技術密切相關。

就利用本單位“不對外公開的技術資料”認定,在上述【(2020)最高法知民終1335號】案中也有涉及,此案中,法院認為涉案專利作出時原單位的專利屬于已由國家知識產權局公開的公知技術,原單位未能證明已采取保密手段防止未經許可員工接觸的技術資料用于涉案專利的研發。故涉案專利不能認定是主要利用了單位的物質技術條件所完成的發明創造。

需要注意的是,《專利法》第六條第三款規定:“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,單位與發明人或者設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定?!币布础秾@ā吩试S單位與發明人針對“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”的意思自治。同時,可以看到,《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋(2020修正)》 也有技術成果一定程度的意思自治的條款,其中,第五條規定:“個人完成的技術成果,屬于執行原所在法人或者非法人組織的工作任務,又主要利用了現所在法人或者非法人組織的物質技術條件的,應當按照該自然人原所在和現所在法人或者非法人組織達成的協議確認權益?!钡?,實際中可能由于“單位”在地位上的“優越性”,出現上述約定專利權歸屬的情形并不多。

綜上,從當前《專利法》第六條的司法實踐來看,其司法適用的結果更有利于發明人所在的單位。近年來,為推動科技創新和學科建設取得新進展,支撐知識產權強國建設,在職務發明創造的權屬制度方面做了一些探索性的嘗試,如在《關于提升高等學校專利質量轉化運用的若干意見》中提出允許高校開展職務發明所有權改革探索,允許高校與發明人進行所有權分割等規定。上述規定可以一定程度上解決了現有職務發明制度中將物質條件提供者的單位作為唯一的專利權人,從而忽視了激勵發明人發明創造積極性的價值導向問題。

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