“具體放棄”式修改的探討

發布時間: 2021-09-16

作者:簡紫慧 資深專利工程師

具體放棄(Disclaimer)是修改權利要求的一種特殊方式,在專利申請的審查過程中并不常見,少許見于化學領域的專利申請中。具體放棄采用的是“排除式”表達方式,以明顯地排除權利要求中的一部分內容,主要在以下三種情形下使用這種修改方式:

1排除不授權客體

對于既可能包含治療目的,又可能包含非治療目的的方法, 應當明確說明該方法用于非治療目的, 否則不能被授予專利權”,見《專利審查指南》第二部分第一章第4.3.2。

2排除不可能實施的技術方案

3排除因新穎性和創造性問題而進行的具體放棄式修改

如果在原說明書和權利要求書中沒有記載某特征的原數值范圍的其他中間數值,而鑒于對比文件公開的內容響發明的新穎性和創造性,或者鑒于當該特征取原數值范圍的某部分時發明不可能實施,申請人采用具體放棄的方式,從原數值范圍中排除該部分,使得要求保護的技術方案中的數值范圍從整體上看來明顯不包括該部分”,見《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.3.3(3))。

除了《專利審查指南》的上述規定之外,國家知識產權局內部還有更詳細的審查標準(見《實質審查分冊》第八章實質審查程序9.3.9):

(1) 允許排除抵觸申請的相關內容以使權利要求具備新穎性;

(2) 允許排除下述情況的現有技術而使權利要求具備新穎性:所述現有技術是指其所屬技術領域與發明的技術領域相差很遠,解決完全不同的技術問題,發明構思完全不同,所述現有技術對于發明的完成沒有任何教導或啟示;

(3) 但若權利要求中所排除的現有技術可以評價本申請的創造性,那么可直接認定根據該現有技術所作的具體放棄修改不符合專利法第 33 條的規定。

鑒于實務中針對上述“因新穎性和創造性問題” 而進行具體放棄式修改的情形常常引發爭議,以下將重點討論這種情形下的具體放棄修改方式,并通過兩個案例來深入理解。

案例1:

筆者代理的一件專利申請,該專利授權的權利要求 1 :一種包含基于鉻的涂層的涂覆的物體,其包含至少一個富含鎳(Ni)和/或Ni化合物的結晶相的層,以及至少一個富含鉻(Cr)和/或Cr化合物的結晶相的層,Cr從三價鉻浴進行電鍍,其特征在于所述涂層還包含一個或多個鉻-鎳-磷(CrNiP)的結晶相,所述CrNiP相通過將包含至少一個鎳-磷(NiP)層和至少一個Cr層的涂層熱處理來制備,其中富含Ni和/或Ni化合物的結晶相的層不包含結晶Ni3P,且其中所述涂層的硬度在維氏顯微硬度標度上為至少1,500 HV0.005。

審查員在第二次審查意見通知書中檢索到一篇專利文獻(對比文件2),其中公開了該專利申請權利要求1的全部技術特征,且對比文件所公開的技術方案與該權利要求所要求保護的技術方案屬于同一技術領域,所解決的技術問題相同,并能產生相同的技術效果,因此,該對比文件構成了該專利申請權利要求1的“抵觸申請”。

申請人答復二通時,在權利要求1中增加限定特征“該富含Ni和/或Ni化合物的結晶相的層不包含結晶Ni3P”,并說明該修改后的權利要求1相對于對比文件1具有創造性。
在第三次審查意見通知書中,審查員依據《審查指南》第二部分第8章第5.2.3節,提出由于沒有證據證明由具體放棄式修改得到的“不含Ni3P結晶相”的技術方案比現有技術中公開的技術方案具有創造性,也不能證明放棄的技術方案無法實施,而認為申請人通過加入“不含Ni3P結晶相”的具體放棄式修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍,不能被允許。
申請人答復三通時,在意見陳述中提出,該具體放棄式修改是出于排除“作為本申請的抵觸申請即對比文件2的相關內容以使權利要求1具備新穎性”為目的而做出的。審查員未考慮到對比文件2本身為抵觸申請,由于抵觸申請的內容不是現有技術,因此不能用于評估創造性?;谏鲜隼碛?,申請人認為權利要求1中通過加入“不含Ni3P結晶相”的具體放棄式修改屬于可被允許的情況。該專利申請在答復三通后獲得授權。

案例2:

第二個案例是一件無效案件,由于“具體放棄”式修改不被允許而使涉案專利被全部無效。該專利的權利要求 1 :

一種具有直鏈或支鏈結構的聚酰胺低聚物,其數均摩爾質量為800~5000g/mol,含有部分地由堿性端基和CO2H端基形成的端基,所述堿性端基至少部分為NH2端基,其可通過形成聚酰胺的單體的縮合來制備,所述形成聚酰胺的單體選自二胺和二羧酸或氨基酸和/或內酰胺,其中還包含選自胺和羧酸中至少其一的單官能作用的結構成分,使得所述端基的至少50%由這些單官能結構成分形成,其中,NH2端基的濃度最大為300mmol/kg,并且這些端基以相對于羧基端基過量的比例存在,條件是所述NH2和CO2H端基濃度的總和小于所有端基的濃度總和,并且條件是所述單官能作用的結構成分不包括乙酸。

上述下劃線的具體放棄式修改最終沒有被合議組接受。合議組提到,從權利要求的技術方案中排除原申請文件沒有公開的技術特征來限制權利要求的保護范圍,這種修改方式屬于具體放棄式修改;當針對新穎性的缺陷而進行具體放棄式修改時,應限于破壞新穎性的為抵觸申請和偶然占先的情形,否則所作的具體放棄式修改不符合專利法第33條的規定。最終,合議組認定,證據1的技術內容與該專利相關,證據1所屬技術領域、客觀上能解決的技術問題等與該申請相同,發明構思與該專利相近,其公開了該專利的聚酰胺低聚物能夠解決其技術問題的技術特征,對于該專利的完成能夠給出教導或啟示,可以用于評述本專利的創造性,即證據1對于該專利的技術方案并不屬于偶然占先的情形。

上述無效案印證了針對新穎性的缺陷而進行具體放棄式修改時,若權利要求中所排除的現有技術可以評價該申請的創造性,審查員會認定根據該現有技術所作的具體放棄式修改不符合專利法第33條的規定而不予接受。

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